Podstawa prawna

Instytucja tymczasowego zgłoszenia patentowego regulowana jest przede wszystkim przez Tytuł 35. Kodeksu Stanów Zjednoczonych dotyczący prawa patentowego (35 U.S.C.). Rozwiązanie to funkcjonuje w amerykańskim porządku prawnym od 8 czerwca 1995 roku. Szczegółowe regulacje znajdujemy również w 37. Tytule Kodeksu Regulacji Federalnych — Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 CFR).

Kto może zgłosić ?

Możliwość wystąpienia ze zgłoszeniem tymczasowym nie jest uzależniona od posiadania obywatelstwa amerykańskiego. Zgłoszenia dokonuje wynalazca lub osoba przez niego upoważniona (35 U.S.C. §111(b)(1)).

Co powinno zawierać zgłoszenie ?

W zgłoszeniu należy ująć specyfikację w rozumieniu 35 U.S.C. §112(a): a zatem należy zawrzeć pisemny opis wynalazku i sposobu jego wytwarzania i stosowania, który to powinien być zupełny, jasny, zwięzły i wykorzystywać precyzyjną terminologię, tak aby znawca w danej dziedzinie, do której wynalazek się odnosi lub z którą jest najściślej powiązany, mógł wytworzyć i zastosować ten sam wynalazek; specyfikacja powinna przedstawiać najlepszy znany twórcy sposób realizacji wynalazku. Zgłoszenie tymczasowe powinno zawierać również rysunki techniczne, zgodnie z 35 U.S.C. §113, ilekroć rysunki są potrzebne dla zrozumienia przedmiotu, który ma zostać objęty patentem; przy czym jeżeli charakter przedmiotu pozwala na przedstawienie ilustracji w formie rysunku, Prezes UPSTO może zażądać dostarczenia rysunku w okresie nie krótszym niż 2 miesiące od wysłania stosownego zawiadomienia. Ponadto, zgłoszenie obejmuje pismo przewodnie, w którym należy wymienić m.in. imię i nazwisko wynalazcy lub imiona i nazwiska wynalazców; adres zamieszkania każdego z wynalazców, adres korespondencyjny, tytuł wynalazku, imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pełnomocnika, jeśli go ustanowiono, czy też nazwę agencji rządowej USA i oznaczenie zawartego z nią kontraktu, jeżeli wynalazek został opracowany przez agencję rządową lub w ramach umowy z nią zawartej.

Warto także mieć na uwadze, że na podstawie przepisu 37 CFR 1.53(c) w dokonanym zgłoszeniu tymczasowym dopuszczalne są tylko takie zmiany, które są konieczne w celu zapewnienia zgodności z ustawą patentową i stosownymi regulacjami.

Zgłoszenie tymczasowe nie zawiera zastrzeżeń patentowych

Najważniejsze nie jest jednak to, co w takim zgłoszeniu powinno się znaleźć, ale to, czego w nim zabraknie. Mianowicie, nie jest wymagane, by w zgłoszeniu tymczasowym znalazły się zastrzeżenia patentowe. Wyłączony jest obowiązek, o którym mowa w 35 U.S.C. §112(b), gdzie stanowi się, że specyfikacja powinna kończyć się jednym lub większą liczbą zastrzeżeń, które wyraźnie wskazują na przedmiot uznawany przez wynalazcę lub współwynalazcę za wynalazek.

W zgłoszeniu tymczasowym nie znajdziemy również oświadczenia ani przysięgi. Należy podkreślić, że są to kluczowe elementy zgłoszeń patentowych w prawie amerykańskim. Jak wskazuje 35 U.S.C. §115(a), zgłoszenie patentowe powinno wskazywać na osobę twórcy każdego z wskazanych w nim wynalazków; zgłoszeniu powinno towarzyszyć oświadczenie lub przysięga złożone przez wszystkich twórców lub współtwórców wynalazku. Przysięga lub oświadczenie powinny zawierać stwierdzenia dwóch następujących faktów:

a)Zgłoszenie patentowe zostało dokonane przez składającego przysięgę lub oświadczenie albo z jego upoważnienia; oraz

b) Składający przysięgę lub oświadczenie uważa siebie za pierwotnego twórcę lub współtwórcę wynalazku zastrzeżonego w zgłoszeniu.

Co więcej, tymczasowe zgłoszenie nie musi zawierać żadnych informacji na temat stanu techniki. Należy wyraźnie podkreślić, że zgłoszenie to nie podlega badaniu merytorycznemu.

Materiały zawarte w tymczasowym zgłoszeniu nie podlegają publikacji. Dopiero jeżeli zostanie dokonane następnie właściwe zgłoszenie patentowe odnoszące się do niego, jego treść zostanie ujawniona.

Opłata

Kwoty opłat zmieniają się co roku. Obecnie obowiązujące stawki to 70, 140 i 280 USD. Ich wysokość zależy od tego, do jakiej kategorii zalicza się zgłaszający: w zależności, czy jest mikro-, małą czy inną jednostką, które to są zdefiniowane autonomicznie na gruncie ustawy.

Czas obowiązywania

Zgłoszenie tymczasowe staje się skuteczne z dniem wpłynięcia specyfikacji i rysunku, jeżeli jest wymagany, do UPSTO (35 U.S.C. §111(b)(4)). Zgodnie z §111(b)(5), automatycznie wygaśnie, jeśli przed upływem 12 miesięcy nie zostanie złożone właściwe zgłoszenie patentowe. Termin ten nie podlega przedłużeniu. Należy jednak pamiętać o pewnym wyjątku — przepis 37 CFR 1.78.(b) wskazuje, że jeżeli uchybienie terminowi nie przekracza dwóch miesięcy, a zatem upłynęło więcej niż 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia tymczasowego, ale mniej niż 14, można wraz ze złożeniem właściwego zgłoszenia patentowego wystąpić z wnioskiem o przywrócenie korzyści z tytułu tego pierwszego. Konieczne jest wykazanie, że zwłoki nie dopuszczono się celowo.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić: zgłoszenie tymczasowe nie przekształca się w patent. Do uzyskania patentu prowadzą dwie ścieżki:

Pierwsza z nich, bardziej korzystna, polega na tym, że właściwe zgłoszenie, jeśli złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa wyżej, wywrze skutek taki, jakby zostało dokonane z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia tymczasowego (35 U.S.C. § 119(e)). Konieczne jest spełnienie pewnej przesłanki: otóż, zgłoszenie właściwe musi w sposób konkretny odnosić się do zgłoszenia tymczasowego i wyraźnie wskazywać na to, że korzysta z jego daty pierwszeństwa. W tym przypadku 20 letni okres trwania patentu będzie liczony od daty zgłoszenia właściwego.

Czym innym jest natomiast konwersja zgłoszenia tymczasowego w zgłoszenie właściwe — odnosi się do niej 37 CFR 1.53(c)(3). Następuje ona wyłącznie na wniosek uprawnionego. Nie dochodzi do zwrotu opłaty za zgłoszenie tymczasowe ani do potrącenia jej z kwoty opłaty zgłoszenia właściwego. W przeciwieństwie do pierwszego z przedstawionych wariantów, w tym wypadku okres ważności patentu jest krótszy, bowiem uznaje się, że biegnie on już co najmniej od momentu wniesienia zgłoszenia tymczasowego.

Czy warto dokonać zgłoszenia tymczasowego?

Instytucja ta, nader specyficzna dla prawa amerykańskiego, niewątpliwie ma kilka dość istotnych zalet. Przede wszystkim zgłoszenie tymczasowe jest relatywnie tanie — jego koszty są znacznie niższe od kosztów dokonania właściwego zgłoszenia patentowego. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że sama procedura została ukształtowana w sposób stosunkowo odformalizowany. Jednocześnie zapewnia ono pierwszeństwo do uzyskania patentu co najmniej na rynku USA, szczególnie ważnym w przypadku niektórych rodzajów technologii.

Zgłoszenie tymczasowe pozwala zarazem zyskać cenny czas, w którym możliwe jest przeprowadzenie analizy rynkowej, oceny komercyjnego potencjału danego wynalazku, stanowiące następnie podstawę dla dokonania decyzji w zakresie dalszego procesu inwestycyjnego i produkcyjnego. Zgłaszający może odtąd posługiwać się w opisach wynalazku oznaczeniem „Patent pending”. Przede wszystkim zgłoszenie zabezpiecza go w znaczący sposób przed kradzieżą jego wynalazku; nie zagraża mu w tym czasie scenariusz, w którym przestanie on spełniać przesłankę nowości.

Kolejną zaletą w pewnych sytuacjach może być pewność, że zgłoszenie tymczasowe nie zostanie automatycznie opublikowane przez Urząd, i w efekcie nie wejdzie do stanu techniki. Jeśli zatem zgłaszający nie zdecyduje się w ciągu roku od daty zgłoszenia tymczasowego na złożenie opartego na nim zgłoszenia właściwego, może nadal utrzymywać wynalazek w tajemnicy. Nie wyklucza to również dokonania w przyszłości kolejnego zgłoszenia patentowego dotyczącego wynalazku opisanego w zgłoszeniu tymczasowym.

Zostało już wskazane, że data zgłoszenia tymczasowego jest datą pierwszeństwa — amerykańska instytucja uruchamia więc reżim art. 4 Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, który wskazuje, że kto prawidłowo wniósł podanie o udzielenie patentu na wynalazek, o zarejestrowanie wzoru użytkowego rysunku lub modelu przemysłowego, znaku fabrycznego lub handlowego w jednym z krajów zawierających umowę, albo jego prawny następca, będzie korzystał dla zgłoszenia w innych krajach, z zastrzeżeniem praw osób trzecich, z prawa pierwszeństwa w określonych terminach (lit. a); dla wynalazków ten termin wynosi 12 miesięcy właśnie (lit. c).

Podobny efekt w Polsce jak w przypadku zgłoszenia tymczasowego w USA można uzyskać na gruncie polskiego prawa dokonując zgłoszenie patentowe świadomie bez wnoszenia opłaty urzędowej niezbędnej do jego rozpatrzenia przez UPRP. Ale to już temat na osobny artykuł z naszego cyklu…