Wyczerpanie patentu określa granicę monopolu wynikającego z patentu. Jeżeli wyrób, który stanowi materialne ucieleśnienie praw z patentu zostaje wprowadzony przez uprawnionego (albo za jego zgodą) do obrotu, traci on kontrolę nad jego dalszym losem. Na skutek wyczerpania prawa uprawniony nie może podejmować działań zmierzających do sprzeciwienia się wykorzystaniu jego wyrobu, który za jego zgodą znalazł już się w obrocie, m.in. nie może zapobiec jego odsprzedaży. W pierwszej części tego tekstu przypominamy, w jaki sposób ustawodawca określa treść patentu i przytaczamy treść przepisu dotyczącego wyczerpania prawa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP). Następnie osadzamy tę regulację w kontekście systemu prawnego Unii Europejskiej (UE) — mamy bowiem do czynienia z inkorporacją do polskiego porządku rozwiązania wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE). Wskazujemy również na pewne wątpliwości interpretacyjne, które mogą pojawiać się w zakresie zastosowania właściwego przepisu PWP.

 

 

Wyczerpanie praw z patentu jako ograniczenie patentu

 

Jak dobrze wiadomo, zgodnie z art. 63 PWP ust. 1, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, jeżeli dany wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania, to ochrona rozciąga się również na wytwory uzyskane tym sposobem (art. 64 ust. 1). Art. 66 określa treść patentu, ustanawiając “katalog działań stanowiących wkroczenie w sferę wyłączności” (Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021). Ustawa precyzuje, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, następujących form korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy: 

1) wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub składowanie produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowanie lub importowanie ich do tych celów, lub

2) stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub składowanie produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowanie lub importowanie ich do tych celów.

Jeżeli jednak do wyczerpania patentu dojdzie, uprawniony z niego traci możliwość kwestionowania takich działań w stosunku do wyrobów stanowiących materialne ucieleśnienie patentu; tym samym należy stwierdzić, że w istocie dochodzi do ograniczenia praw z patentu. 

Właściwą regulację w przedmiocie wyczerpania patentu odnajdujemy w art. 70 PWP. Zgodnie z ust. 1, patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Co więcej, naruszenia nie stanowi również import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

Zakres terytorialny wyczerpania patentu

 

Możemy mówić o wyczerpaniu w skali kraju lub danego regionu. Krajowe wyczerpanie nie jest konstrukcją prawną, która budziłaby znaczące wątpliwości. Jak zwraca się uwagę w monografii “Prawo patentowe” Michała du Valla to wyczerpanie międzynarodowe jest zagadnieniem bardziej kontrowersyjnym(red. Elżbieta Trapie, Piotr Kostański, Justyna Ożegalska-Trybalska, Paweł Podrecki, 2. wyd, Wolters Kluwer, Warszawa 2017). Polegać miałoby ono na tym, że jeżeli wynalazek chroniony jest patentem w kilku państwach, to wprowadzenie wyrobu według wynalazku (lub wytworzonego sposobem według wynalazku) przez uprawnionego do obrotu w tylko jednym z nich oznaczałoby utratę prawa wyłącznego względem tego wyrobu również w pozostałych państwach. W przywoływanej publikacji wskazuje się, że dopuszczeniu takiej możliwości sprzeciwiałaby się reguła z art. 4 bis Konwencji paryskiej z 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zgodnie z którą “patenty, zgłoszone przez przynależnych do Związku w różnych krajach zawierających umowę, będą niezależnie od patentów uzyskanych na ten sam wynalazek w innych krajach, należących lub nienależących do Związku” (zasada terytorializmu). Dodaje się ponadto, że nie doszło jednak do wykształcenia się jednoznacznych reguł w tym zakresie na poziomie międzynarodowym. Porozumienie TRIPS pozostawia państwom-stronom swobodę w zakresie regulacji wyczerpania praw.

Należy zaznaczyć, że na terytorium UE, czy raczej szerzej — całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mamy do czynienia z ponadkrajową, regionalną formą wyczerpania patentu. 

Inne pytanie, jakie się nasuwa to, czy państwa członkowskie UE mogłyby stosować wyczerpanie międzynarodowe.  Warto zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE z 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette v. Hatlauer wynika, że państwa nie mają takiej swobody w zakresie ustanowienia międzynarodowego systemu wyczerpania praw w przypadku znaków towarowych. Sporną kwestią pozostaje możliwość rozciągnięcia reguły sformułowanej w tej sprawie na patenty — w dokumencie WIPO z kwietnia 2022 r. możemy przeczytać, że znajdzie ona zastosowanie do patentów, jednak w podręczniku du Valla zwraca się uwagę na istotną różnicę: w ramach prawa UE przepisy dotyczące znaków towarowych zostały zharmonizowane, czego nie można powiedzieć o regulacjach dotyczących patentów, co miałoby przemawiać za dopuszczeniem możliwości przyjęcia wyczerpania międzynarodowego. 

Geneza wyczerpania prawa z patentu w Unii Europejskiej

 

Na poziomie UE zasada wyczerpania prawa z patentu została skonstruowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sięga lat 70-tych XX wieku (a więc sensu stricto wyprzedza samą UE pod postacią, pod jaką znamy ją dzisiaj). Należy podkreślić, że jedną z podstawowych zasad rynku wewnętrznego UE jest zasada swobodnego przepływu towarów, znajdująca wyraz w art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Pomiędzy nią a terytorializmem praw wynikających z patentu występuje zatem napięcie. Instytucję wyczerpania należy więc traktować jako próbę ich pogodzenia. 

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości konstrukcja wyczerpania praw autorskich pojawiła się po raz pierwszy w wyroku z 8 czerwca 1971 r. w sprawie Deutsche Grammophon Gesellschaft przeciwko Metro-SB-Grossmärtke, C-78/70. Trybunał stwierdził, że chociaż traktat nie wpływa na krajowe ustawodawstwo dotyczące praw z zakresu własności przemysłowej i handlowej, sposób wykonywania tych praw może jednak wchodzić w zakres regulacji traktatowej. Następnie zaznaczył, że chociaż postanowienia traktatu dopuszczają ograniczenia w swobodzie przepływu towarów uzasadnione ochroną własności przemysłowej i handlowej, takie ograniczenia dopuszczalne są tylko w zakresie, w jakim są uzasadnione specyficznym przedmiotem ochrony tej własności. Trybunał stwierdził, że jeżeli producent nagrań wykonuje swoje wyłączne prawa do dystrybucji chronionych wyrobów wprowadzonych do obrotu w jednym państwie członkowskim w taki sposób, że zakazuje ich sprzedaży w innym państwie członkowskim na tej tylko podstawie, że do takiej dystrybucji nie doszło w pierwszym państwie członkowskim, dochodzi do naruszenia przepisów dotyczących swobodnego przepływu towarów w obrębie rynku wspólnego. 

W kolejnych orzeczeniach ten pogląd był rozwijany. Tak chociażby w wyroku z dnia 31 października 1974 r. w sprawie C-15/74 Centrofarm BV v. Sterling Drug Inc. Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował, co należy rozumieć przez specyficzny przedmiot ochrony — mianowicie, chodzi tu o gwarancję, że uprawniony z patentu otrzyma za twórczy wysiłek wynalazcy wynagrodzenie. W tej też sprawie Trybunał wskazał, że jeżeli uprawniony z patentu mógłby zapobiec importowi produktów wprowadzonych do obrotu przez niego lub za jego zgodą na terytorium innych państw członkowskich, mógłby dokonać rozdzielenia krajowych rynków i tym samym ograniczyć handel między państwami członkowskimi. Jeżeli sam wprowadził produkt do obrotu lub ktoś uczynił to za jego zgodą, należy uznać, że uprawniony otrzymał wynagrodzenie, a zatem nie można uzasadniać ograniczeń importu, powołując się na specyficzny przedmiot ochrony. 

Mając na względzie genezę wyczerpania prawa z patentu w obrębie UE, należy podkreślić w ślad za Nowińską i in., że wyczerpanie patentu w prawie polskim “stanowi odzwierciedlenie koncepcji wypracowanej w orzecznictwie TS”. 

 

Przesłanki wyczerpania prawa

 

Osadzenie konstrukcji wyczerpania prawa w kontekście orzecznictwa TSUE, również dotyczącego innych praw własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, jest pomocne przy interpretacji poszczególnych przesłanek, które znalazły wyraz w art. 70 ust. 1 PWP. 

Pierwsza przesłanka, t.j., “wprowadzenie do obrotu w jednym z państw członkowskich UE”, jak wskazuje Nowicka i in., powinna być interpretowana w świetle wyroku TSUE z 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB w ten sposób, że wprowadzenie do obrotu następuje dopiero z chwilą dokonania sprzedaży (a więc przeniesienia własności); samo dokonanie importu w celu sprzedaży na terytorium EOG, a nawet zaoferowanie produktów do sprzedaży jest pod tym względem niewystarczające. Warto wskazać, że w podręczniku Du Valla jako decydujący moment dla określenia, czy doszło do wprowadzenia egzemplarza produktu do obrotu, odmiennie wskazuje się chwilę “przeniesienia fizycznego władztwa nad egzemplarzem produktu na osobę trzecią, niezależnie od tytułu prawnego”. Wspomnieć warto, że poza sprzedażą innym tytułem przeniesienia władztwa może być np. umowa zamiany czy darowizny.

Co do drugiej przesłanki, orzecznictwem TSUE warto posiłkować się przy wyjaśnieniu, kiedy mamy do czynienia ze spełnieniem wymogu zgody uprawnionego. Nowicka i in. wskazują w tym zakresie, że “wprowadzenie towarów za zgodą uprawnionego oznacza wprowadzenie do obrotu przez podmiot, który jest powiązany z uprawnionym bądź to przez więzy prawne, bądź ekonomiczne”; w razie braku takiego powiązania, zgoda “powinna być wyraźna i w sposób pozytywny wypowiedziana”. W pewnych wypadkach może występować dorozumiana zgoda, jednak to na podmiocie, który powołuje się nią, spoczywa ciężar dostarczenia dowodu jej istnienia; z pewnością nie może wynikać z samego tylko milczenia uprawnionego albo z braku powiadomienia o jego sprzeciwie (wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff SA przeciwko A & G Imports Ltd i Levi Strauss & Co. i inni przeciwko Tesco Stores Ltd i inni. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) – Zjednoczone Królestwo). Bazując na orzecznictwie TSUE, można wskazać dodatkowo, że do wyczerpania nie dojdzie, jeżeli wyrób zostanie wprowadzony do obrotu przez podmiot, który korzysta z licencji przymusowej (zob. wyrok z 9 lipca 1985 r. w sprawie C 19/84 Pharmon BV v. Hoescht AG). Jeżeli natomiast uprawniony wprowadza wyrób do obrotu na terytorium państwa EOG, w którym brak jest ochrony patentowej, przyjmuje się, że wprowadzenie do obrotu nastąpiło za zgodą uprawnionego (zob. wyrok z 14 lipca 1981 r. w sprawie C 187/80 Merck v. Stephar).

 

Zakres wyczerpania

 

Podkreślić należy, że wyczerpanie dotyczy jednostkowego egzemplarza produktu.  Sam patent pozostaje w mocy. Wynika z tego, jak zaznacza się w monografii Du Valla, że “przy ocenie działań podejmowanych przez osoby trzecie należy stosować kryterium integralności i identyczności przedmiotu”. Innymi słowy, w razie wyczerpania prawa uprawniony nie może ingerować w działania innych podmiotów względem tego konkretnego egzemplarza. Inaczej będzie jednak w sytuacji, gdy działania osób trzecich powodują naruszenie integralności i identyczności przedmiotu. Jeżeli będziemy mieli do czynienia np. z odtworzeniem zużytego wyrobu, jego rekonstrukcją, nie będzie można mówić o wyczerpaniu. Wszystkie uprawnienia poprzedzające wprowadzenie produktu do obrotu dalej będą pozostawać pod ochroną, a nabywca nie zyskuje prawa do wytwarzania danego wyrobu (zob. Tobiasz Serafin, Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt 87/2015, Prawo 16, p. 144-153).

Ciekawym zagadnieniem, które było dotąd w przeważającej mierze pomijane w literaturze i orzecznictwie, jest kwestia, czy tylko wynalazki wskazane w art. 70 PWP mogą podlegać wyczerpaniu. Przepis art. 70 wskazuje bowiem tylko na wyrób według wynalazku lub wytworzony sposobem według wynalazku. Nasuwa się pytanie, czy wyczerpać można prawa dotyczące sposobu, który nie zostaje wykorzystany do wytworzenia wyrobu, np. patentowalnego sposobu diagnostycznego. Wydaje się, że na podstawie przepisów PWP nie można dojść do takiej konkluzji. Wykładnia językowa jest dość jednoznaczna: aby o wyczerpaniu była mowa, musi powstać jakiś wyrób —albo według wynalazku, albo wytworzony sposobem według wynalazku. Jeżeli sposób nie prowadzi do wytworzenia wyrobu, który będzie wprowadzony do obrotu, nie może mieć miejsce wyczerpanie prawa. Podobnie Michał Bohaczewski w komentarzu do ustawy PWP pod red. Łukasza Żelechowskiego wskazuje, że wprowadzenie do obrotu urządzenia, dzięki któremu sposób jest realizowany, nie powoduje wyczerpania patentu na sposób — z zastrzeżeniem jednak, że “może być to poczytane jako zgoda uprawnionego na wykorzystywanie urządzenia do wytwarzania produktów, na które rozciąga się patent”. Co istotne, nie poruszamy się w tym wypadku w zakresie zastosowania przepisów unijnych o swobodzie przepływu towarów, a więc uzasadnienie dla instytucji wyczerpania prawa w systemie unijnym nie będzie w tym wypadku adekwatne.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o szczególnym przypadku wynalazków biotechnologicznych. Zgodnie z art. 93⁵ ust. 1 PWP, patent nie rozciąga się na materiał biologiczny otrzymany przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego wprowadzonego do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, jeżeli reprodukcja jest nieodzownym następstwem wykorzystywania materiału biologicznego.