2023 rok przyniesie nam przełom w zakresie ochrony własności przemysłowej w Unii Europejskiej. Prace nad wdrożeniem systemu jednolitego patentu europejskiego wkraczają w decydującą fazę. Już 1 kwietnia działalność ma rozpocząć Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court – UPC). Europejski Urząd Patentowy (EPO) jako datę uruchomienia systemu jednolitego patentu wskazuje na swojej stronie internetowej 1 czerwca. Począwszy od tego dnia, zgłaszający wynalazki będą mogli ubiegać się o patent o jednolitym skutku, który będzie udzielany łącznie w odniesieniu do wszystkich państw uczestniczących w systemie.

Droga do uruchomienia UPC, do tej pory tak wyboista i pełna przeszkód, związanych w ostatnich latach m.in. z Brexitem i skargami konstytucyjnymi w Niemczech, zbliża się tym samym do kresu. Zagadnienie, które do tej pory pozostawało przedmiotem hipotez i spekulacji snutych przez akademików i zainteresowanych przedstawicieli branży, lada moment stanie się konkretną, namacalną rzeczywistością, w której posiadacze patentów europejskich będą musieli się odnaleźć. Już niebawem przyjdzie im podjąć decyzję o doniosłych skutkach: czy zgadzają się na „przejście” swoich patentów europejskich pod jurysdykcję UPC, czy też wolą od niej odstąpić. Innymi słowy, muszą dokonać wyboru co do skorzystania z instytucji opt-outu przewidzianej w przepisach o UPC.

Należy zaznaczyć, że na starcie w systemie będzie uczestniczyło 17 państw. Na ten moment 16 państw ratyfikowało Porozumienie w sprawie UPC, przy czym Niemcy zapowiedziały, że złożą swój dokument ratyfikacyjny z chwilą, gdy proces przygotowawczy osiągnie wystarczająco zaawansowany etap. We wzmocnionej współpracy w zakresie patentu europejskiego o jednolitym skutku uczestniczyło 24 państwa z obecnych 27 państw członkowskich UE: poza systemem pozostają Hiszpania, Chorwacja i Polska. Nie oznacza to jednak, że uruchomienie systemu nie wpłynie na sytuację przedsiębiorców, badaczy i innych podmiotów zainteresowanych ochroną własności przemysłowej spoza 17 państw związanych Porozumieniem.

Przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje na temat opt-outu i wskazujemy na czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy podjęciu decyzji w tej kwestii.

 

 

Co zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności przez UPC

Gdy dojdzie do uruchomienia UPC, to stanie się on wyłącznie właściwy w umawiających się Państwach Członkowskich UE w zakresie powództw o naruszenie lub unieważnienie patentów europejskich oraz patentów europejskich o jednolitym skutku, jak również powództw o naruszenie lub unieważnienie dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) wydanego dla produktów chronionych takimi patentami.

Istotne jest zwrócenie uwagi na rozróżnienie zakresu jego kompetencji, która w odniesieniu do patentu jednolitego będzie od początku pełna i wyłączna, podczas gdy w przypadku tradycyjnych patentów europejskich przewiduje się pewne ograniczenia w okresie przejściowym.

 

Reżim prawny przewidziany dla okresu przejściowego

Zgodnie z art. 83 Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, okres przejściowy potrwa 7 lat. Możliwe jest dalsze jego wydłużenie — o kolejny okres nie dłuższy niż 7 lat. Postanowienie art. 83 ust. 5 przewiduje, że po 5 latach od wejścia w życie Porozumienia, komitet administracyjny przeprowadzi szeroko zakrojone konsultacje z użytkownikami systemu patentowego oraz ankietę dotyczącą liczby patentów europejskich oraz SPC wydanych dla produktów nimi chronionymi, w odniesieniu do których sprawy są nadal wnoszone do sądów krajowych, a także przyczyn i ewentualnych skutków takiego stanu rzeczy. Decyzję w zakresie przedłużenia okresu przejściowego komitet administracyjny podejmie na podstawie konsultacji i opinii UPC.

W okresie przejściowym powództwa o naruszenie lub unieważnienie patentu europejskiego lub powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim dalej będą mogły zostać wniesione do sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych (art. 83 ust. 1). Upływ okresu przejściowego pozostanie bez wpływu na sprawy zawisłe przed sądem krajowym w momencie upływu okresu przejściowego (ust. 2).

Tym samym, w odniesieniu do patentów europejskich i SPC wydanych dla produktów nimi chronionych kompetencje sądów krajowych lub innych właściwych organów krajowych oraz UPC będą się niejako dublować. Dalej możliwe będzie skierowanie powództwa o naruszenie lub stwierdzenie nieważności patentu europejskiego skierować do sądu krajowego w danym państwie, gdzie patent został udzielony lub dokonano jego walidacji. Pojawia się jednak alternatywa: możliwe będzie równoczesne „zaatakowanie”/„obrona” patentu we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich w jednym postępowaniu przed UPC. Kiedy upłynie okres przejściowy, zniknie możliwość wyboru i kompetencja UPC w tym zakresie stanie się wyłączna.

 

Możliwość skorzystania z opt-outu

 

Przepisy właściwe dla okresu przejściowego pozwalają jednak na odstąpienie od jurysdykcji UPC poprzez umożliwienie skorzystania z opt-outu.

Opt-outu dokonać może właściciel patentu europejskiego udzielonego przed upływem okresu przejściowego, ale także zgłaszający, który dokonał zgłoszenia przed upływem okresu przejściowego lub posiadacz SPC wydanego dla produktu chronionego patentem europejskim. Oczywiście, opt-out nie dotyczy patentów o jednolitym skutku.

Co więcej, opt-out nie ma też wpływu na charakter patentu — w razie gdy nie zostanie on dokonany, nie nastąpi żadna konwersja patentu europejskiego na patent o jednolitym skutku.

Należy zarazem odnotować, że możliwość dokonania opt-outu będzie jednak wyłączona w wypadku, gdy wcześniej wniesiono powództwo do UPC.

 

Skutki opt-outu

 

Opt-out skutkuje tym, że dany patent (ew. zgłoszenie patentowe lub SPC) jest wyjęty z zakresu jurysdykcji UPC. Wpływ opt-outu na sytuację posiadacza patentu (zgłaszającego/posiadacza SPC) można oceniać z różnych perspektyw; bilans korzyści i strat uzależniony będzie od indywidualnych okoliczności. Choć postanowienia Porozumienia w sprawie UPC nie odnoszą się wprost do tej kwestii, to, zgodnie z dominującym stanowiskiem, opt-out pozostaje w mocy przez cały okres ważności patentu (zob. tutaj i tutaj). Takie stanowisko zostało również przedstawione w zakładce FAQ na oficjalnej stronie EPO. Na poparcie tej tezy przywołuje się często argument, że skoro opt-out może być notyfikowany nawet przed samym upływem okresu przejściowego, nie byłoby racjonalne, gdyby przewidywano, że zaraz potem miałby on przestać wywoływać skutek.

 

A) Argumenty za opt-outem

Najistotniejszy skutek opt-outu przejawia się w tym, że chroni on przed sytuacją, w której nasz patent zostanie zakwestionowany w drodze powództwa przed UPC (tzw. „centralny atak”). Jeżeli powództwo o stwierdzenie nieważności zostanie uwzględnione przez UPC, to wywoła ono skutek we wszystkich umawiających się Państwach Członkowskich — wszędzie tam nastąpi unieważnienie patentu. Nie występuje tutaj zarazem ograniczenie czasowe, które właściwe jest dla najbliższego odpowiednika postępowania przed UPC w zakresie unieważnienia, t.j. postępowania sprzeciwowego przed EPO, gdzie wniesienie sprzeciwu dopuszczalne jest tylko w ciągu 9 miesięcy od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu (zob. art. 99 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC)).

Przy podejmowaniu decyzji, niektórzy posiadacze patentów z pewnością będą brać pod uwagę fakt, że w wypadku UPC mamy do czynienia z nową instytucją, o nieukształtowanej jeszcze praktyce orzeczniczej. Obawy te niewątpliwie łagodzi fakt, że w okresie przygotowawczym podjęto kroki w celu zapewnienia wysokiego poziomu orzekających sędziów, jednak nie ulega wątpliwości, że potrzeba czasu, aby nowe procedury zostały odpowiednio przyswojone przez sędziów i profesjonalnych pełnomocników.

 

B) Argumenty przeciwko opt-outowi

Nieskorzystanie z opt-outu zapewnia nam pewną swobodę wyboru: możemy zdecydować, czy wolimy egzekwować swoje prawa z patentów, tak jak obecnie, przed sądami krajowymi czy zainicjować jedno postępowanie przed UPC.

Postępowanie przed UPC w sprawie naruszenia może oferować szereg korzyści: to, co może być odbierane jako ryzyko w przypadku powództw o unieważnienie patentu, tutaj będzie atutem, tzn. wydane orzeczenie będzie skuteczne we wszystkich państwach uczestniczących w systemie jednolitego patentu. Jedno postępowanie może zatem doprowadzić do uzyskania zakazu działań naruszających patent w kilkunastu jurysdykcjach.

Co więcej, w zakresie procedury, postępowanie będzie stosunkowo szybkie: zasadniczo powinno potrwać 12 miesięcy; zazwyczaj będzie to zatem krócej niż odpowiednie postępowania przed sądami i organami krajowymi. Oferuje ono znaczące ułatwienia chociażby w zakresie pozyskiwania dowodów (np. w oparciu o inspekcję w fabryce w jednym z umawiających się Państw Członkowskich może zostać nałożony na naruszyciela zakaz podejmowania określonych działań skuteczny w pozostałych państwach uczestniczących w systemie), czy egzekwowania wykonania orzeczeń. Takie scentralizowane postępowanie w wielu wypadkach będzie wiązało się z niższymi kosztami niż odrębne postępowania w poszczególnych państwach. Każdorazowo jednak potrzebne będzie porównanie kosztów w konkretnym wypadku, ponieważ może się zdarzyć, że jeżeli do naruszenia będzie dochodziło tylko w jednym/kilku konkretnych państwach uczestniczących w systemie, bardziej opłacalne będzie jednak wszczęcie postępowania przed sądami krajowymi niż przed UPC.

Inną zaletą niedokonania opt-outu jest uniknięcie konieczności przeprowadzenia procesu należytej staranności (due diligence), mającego na celu ustalenie kręgu wszystkich uprawnionych z patentu. Skuteczne zgłoszenie opt-outu wymaga bowiem, by dokonali go wszyscy posiadacze danego patentu. Tymczasem w bardziej zawiłych przypadkach proces należytej staranności może okazać się kosztowny i czasochłonny: np. w sytuacjach, gdzie posiadaczami będą jednostki pochodzące z różnych państw, które będą uprawnione z tytułu patentu w różnych jurysdykcjach, a stosunki pomiędzy nimi będą regulowane przez różnego rodzaju porozumienia (np. joint venture).

 

Wymogi formalne

 

Szczegółową regulację wymogów w zakresie dokonywania opt-outu ustanawia Regulamin proceduralny UPC (UPC Rules of Procedure). Zgodnie z regułą 5, zgłoszenie opt-outu powinno zawierać m.in.: oznaczenie każdego z posiadaczy patentu/zgłaszających, właściwe adresy pocztowe oraz elektroniczne; oznaczenie i adres pocztowy oraz elektroniczny pełnomocnika ustanowionego w zgodzie z art. 48 Porozumienia oraz jakiejkolwiek innej osoby składającej zgłoszenie wraz z pełnomocnictwem; informacje na temat patentu i zgłoszenia, włącznie z numerem publikacji.

Regulamin precyzuje również, że w przypadku patentów posiadanych przez 2 lub więcej osób lub zgłoszeń dokonywanych przez 2 lub więcej osób, zgłosić opt-out powinna każda z nich (zob. wyżej). Zaznacza się zarazem, że skutek opt-outu powinien rozciągać się na każdy SPC udzielony dla produktu chronionego danym patentem europejskim. Należy odnotować, że reguła 5 wskazuje też, że zgłoszenie opt-outu powinno być dokonywane w odniesieniu do wszystkich państw, w których patent europejski został przyznany lub które zostały wskazane w zgłoszeniu.

Zgłoszenie opt-outu staje się skuteczne po wpisaniu do rejestru (art. 83 ust. 3 Porozumienia o UPC). Według Regulaminu, Sekretarz powinien dokonać takiego wpisu bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zostanie stwierdzony błąd albo brak wszystkich wymaganych informacji, dopuszcza się dokonanie korekty. Wówczas opt-out stanie się skuteczny z datą sprostowania (odnotowaną w rejestrze).

Co szczególnie istotne, opt-outy mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem systemu Case Management System (CMS), a ze zgłoszeniem nie wiąże się obowiązek uiszczenia żadnych opłat.

Kluczową kwestią pozostaje czas, w jakim dopuszczalne jest zgłoszenie opt-outu. Odstąpienie wymaga powiadomienia Sekretariatu nie później niż w terminie miesiąca przed upływem okresu przejściowego (art. 83 ust. 3 Porozumienia o UPC). Należy jednak odnotować, że dokonanie zgłoszenia stanie się możliwe jeszcze przed wejściem w życie Porozumienia, w przedziale czasowym określanym jako sunrise period. Rozpocznie się on z chwilą złożenia przez Niemcy ich instrumentu ratyfikacyjnego i potrwa do wejścia Porozumienia w życie (ok. 3-4 miesiące). Wraz z początkiem sunrise period nastąpi otwarcie systemu CMS. Takie rozwiązanie ma służyć zabezpieczeniu osób chcących skorzystać z opt-outu przed scenariuszem, w którym w pierwszym dniu rozpoczęcia działalności przez UPC zostanie wniesione przeciwko nim powództwo. Opt-out dokonany w trakcie sunrise period, zgodnie z Regulaminem, będzie traktowany tak, jakby został wpisany do rejestru z dniem wejścia w życie Porozumienia.

 

Wycofanie opt-outu

 

Warto dodać, że odstąpienie od wyłącznej kompetencji UPC może także zostać wycofane w każdej chwili. Procedura jest taka sama: konieczne jest przesłanie stosownej informacji do Sekretariatu, a wycofanie staje się skuteczne po wpisaniu go do rejestru. Przepisy przejściowe wprowadzają jednak pewne ograniczenie w zakresie możliwości wycofania odstąpienia: nie będzie ono możliwe, jeżeli uprzednio zostało wniesione powództwo do sądu krajowego (ust. 4). W przeciwieństwie do dokonania opt-outu, z możliwości jego wycofania można skorzystać także po upływie okresu przejściowego. Szczegółowe zasady w zakresie wycofywania opt-outu można odnaleźć w Regulaminie wykonawczym UPC (reguła 5). Tak jak w przypadku dokonania opt-outu, jego wycofanie nie jest obarczone opłatą.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że droga do wycofania opt-outu może jednak nie być tak prosta jak wynika to z przytoczonej regulacji. Wystarczy bowiem, że nasi konkurenci rozpoczną postępowanie przeciwko nam przed sądem krajowym (tzw. lock-in), a wycofanie opt-outu już nie będzie możliwe.

 

Kwestionowanie zgłoszenia lub wycofania opt-outu

 

Regulamin proceduralny UPC wprowadza również instytucję wniosku o usunięcie bezzasadnego zgłoszenia opt-outu lub bezzasadnego wycofania opt-outu (reguła 5A, nieobecna we wcześniejszych wersjach Regulaminu). Posiadacz europejskiego patentu lub zgłaszający, a także posiadacz SPC, w odniesieniu do których zgłoszenie opt-outu lub jego wycofanie zostały wpisane do rejestru, może złożyć umotywowany wniosek o ich usunięcie. Sekretarz podejmie w tym zakresie decyzję bez zbędnej zwłoki. Jeśli uwzględni wniosek o usunięcie, zgłoszenie opt-outu lub jego wycofanie zostaną usunięte z rejestru. Decyzja Sekretarza może zostać skierowana do Prezesa Sądu Odwoławczego do ponownego rozpatrzenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zostać wniesiony w jednym z oficjalnych języków EPO przed upływem miesiąca od notyfikacji decyzji i musi wskazywać żądania, fakty, dowody oraz argumentację.